- 사건 개요
2026년 4월 2일, 연방순회항소법원은 Fortress Iron, LP v. Digger Specialties, Inc., No. 2024-2313 사건을 통해 35 U.S.C. § 256에 의한 발명자 정정 제도가 어디까지 작동하고 어디서부터 작동을 멈추는지를 보여주었다. Fortress사는 케이블 레일링 패널을 개발하는 과정에서 협력업체 소속 직원인 Lin과 Huang의 도움을 받았음에도, 정작 특허에는 자사 인력만을 발명자로 올렸다. 소송이 진행되면서 Fortress 스스로 두 사람을 공동발명자로 인정하기에 이르렀는데, Lin은 소재가 확인되어 정정 절차를 무사히 마쳤지만, Huang은 퇴사 이후 연락처를 남기지 않아 끝내 소재를 파악하지 못했다. 결국 지방법원은 정정 신청을 받아들이지 않고 해당 특허들을 무효로 판단하였고, 항소심 역시 이러한 결론을 그대로 유지했다. 법원은 판시를 통해, 발명자에서 누락된 공동발명자는 자신이 지닌 경제적 이해관계의 크기와 무관하게 그 자체로 “이해관계 있는 당사자”에 해당한다는 점, § 256은 그 요건이 실제로 충족되는 경우에 한해 작동하는 절차적 수단일 뿐 모든 하자를 아우르는 만능 구제책이 아니라는 점, 그리고 법률상 정정이 불가능한 상황이라면 해당 특허는 무효에 이를 수밖에 없다는 점을 분명히 하였다.
- 시사점
이번 판결은 발명에 기여한 사람들의 정보를 출원 초기부터 빠짐없이 정확하게 기재하는 작업이 단순한 서류상의 절차가 아니라, 특허의 존속 여부를 가르는 실질적 요건임을 다시금 일깨워준다. § 256을 통한 사후적 구제 역시 만능이 아니라, 관련 당사자를 실제로 찾아내고 그에게 통지할 수 있는 경우에만 비로소 의미를 갖는 조건부 절차에 지나지 않는다.
발명자 기재를 그르쳤을 때 뒤따르는 파장은 한 가지로 그치지 않는다. 우선 특허 자체가 무효로 귀결될 위험이 있고, 나아가 공동발명자 각자는 별도의 약정이 없는 한 특허 전체에 대해 나뉘지 않은 지분을 보유하는 까닭에(§ 262; Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1998)), 명단에서 빠진 발명자가 아무런 정산 의무 없이 자유롭게 발명을 실시하거나 타인에게 실시를 허락하는 상황이 벌어질 수 있다. 이러한 불확실성은 결국 라이선스 협상이나 인수합병 실사 단계에서 특허 소유권의 연결고리(chain of title)에 흠결이 있다는 지적으로 이어지기 쉽다. 더불어 부정확한 발명자 기재는 불공정행위(inequitable conduct) 주장을 뒷받침하는 근거로 활용될 여지가 있는데, 고의성을 입증하는 것 자체는 쉽지 않더라도 그러한 주장을 소송 초기에 손쉽게 물리치기는 어려운 만큼, 결과적으로 방어 비용만 늘어나는 결과를 낳을 수 있다.
이에 기업으로서는 다음과 같은 준비가 필요하다. 첫째, 정규 인력뿐 아니라 외주업체, 컨설턴트, 협력업체 소속 인원까지 포함하여 발명 과정에 관여한 모든 사람을 파악하고, 특허법상 발명자 판단 기준에 비추어 각자가 발명자에 해당하는지를 출원 전 단계에서 미리 검토해 두어야 한다(Fortress Iron 사건에서 누락되었던 발명자들 역시 외부 협력업체 소속이었다는 점을 되새길 필요가 있다). 둘째, 발명자가 실제로 어떤 기여를 했고 그 시점이 언제였는지를 그때그때 기록으로 남기고, 해당 인력과의 관계가 종료된 이후에도 연락 가능한 정보를 계속해서 관리해야 한다. 셋째, 발명자 지위를 둘러싸고 다툼의 소지가 있다면 초기 단계에서부터 권리귀속에 관한 합의나 양도 절차를 명확히 정리하여, 훗날 불거질 수 있는 분쟁을 미리 방지해야 한다.
